2020.09.02

JP 拒絶理由に対応する補正案が複数あったとき

例えば、拒絶理由が進歩性違反であり、その対応のために請求項１の補正が必要になる場合であって、補正案が複数あり、その複数の対応案が優劣付けがたく別の観点からの補正案であった場合、あなたならどうしますか？

私なら、それぞれの補正案を独立請求項として、例えば、新請求項１及び新請求項２として項立てをします。その理由は、特許査定の可能性の高い補正案を請求項１とし、他方の補正案を新請求項１の従属項とした場合、意に反して新請求項１が新たな拒絶理由をはらんでいると、新請求項２の特徴は、「設計事項」として拒絶となる可能性があるためです。

新規性・進歩性の拒絶理由を解消するための案が複数ある場合は、特許査定となるための確率を可能な限り上げておくことが肝要と考えます。

2020.06.24

CN_中国への部分意匠登録出願

部分意匠を第1国出願とする意匠出願に関する中国での取り扱いについて

本記事は、中国の特許事務所 林達劉グループのLINDAからのニュース第55号(2011年10月）をもとにしています。現在、2020年6月時点で、中国はいまだ部分意匠登録制度を採用していませんので、下記記事は有効であると思われます。

中国は部分意匠制度を有しませんので、この点において日本や、米国、及び欧州などの意匠制度と異なっています。部分意匠を第1国出願とする意匠出願について、中国でどのように優先権を主張するのか、又はどのように最大限度の権利範囲を取得できるのかということは、出願人や代理人が最も関心が寄せている問題であり、悩まされている課題でもあります。この点について、筆者はここで私見を述べますので、読者の皆様の優れた意見を引き出すために少しでもお役に立てば幸いです。
第1国出願における部分意匠の図面又は写真について、どのように修正すれば中国において意匠出願に用いられ、優先権を主張でき、かつ予想可能な合理的な権利範囲を取得できるのかという問題のポイントは、意匠の同一主題の認定にあります。中国の特許審査基準には、意匠の同一主題の認定について、次のような規定があります。
意匠の同一主題の認定は、中国での後の出願に係る意匠とその第1国出願に表された内容に基づいて行われるべきです。同一主題に該当する意匠は同時に以下の2つの要件を満たさなければなりません。
(1)同一の物品の意匠に該当する。
(2)中国での後の出願に係る意匠は、その第1国出願に明確に表されていなければならない。
中国での後の出願に係る意匠とその第1国出願における図面や写真とが完全に一致してなくても、後の出願書類に簡単な説明があるのに対して先願の書類には関連する簡単な説明がなくても、両者の出願書類から、後の出願に係る意匠が第1国出願に明確に表されていれば、中国での後の出願に係る意匠とその第1国出願に係る意匠の主題が同一であると認定されることになり、優先権を主張することができます。
以下、具体的な事例を挙げながら説明いたします。
事例1
第1国出願が取っ手に関する部分意匠であり、破線でたんすが示されています。この第1国出願の優先権を主張して中国で意匠出願を行う際に、破線を実線に変更して、たんすに関する意匠出願を行うことが考えられます。また、たんすを削除して取っ手のみを残し、取っ手に関する意匠出願を行うことも考えられます。このように修正した2つの意匠は、いずれも第1国出願に明確に表されていますので、いずれも上記第1国出願の優先権を主張することができます。また、破線を実線に変更したたんすに関する意匠出願に比べて、破線を削除した取っ手に関する意匠出願のほうは権利範囲がより広くなります。

事例2
中国における後の出願においては、先の第1国出願において破線で表された2つの円孔、及び破線部分と実線部分の境界線が削除され、残った破線部分が実線に変更されています。

現在、方式審査の審査官も事例２に示すような修正を認めています。この修正について、方式審査の審査官は、後の出願における修正後の意匠の形状は、第1国出願の意匠に明確に示されているので、後の出願は第1国出願の優先権を主張することができると考えています。また、後の出願が出願時に提出した図面と第1国出願の図面と同一である場合、その後の補正手続きにおいて図2に示すように補正することも認められ、このような補正は新規事項の追加に該当すると指摘されることもありません。ただし、無効審判手続きにおいて、このようなケースはまだないのが現状です。
このように、部分意匠である第1国出願の優先権を主張して中国で意匠出願を行う際に、

（1）すべての破線を実線に変更して物品全体について意匠出願を行う
（2）実線で示された部分自体も意匠として出願可能な物品である場合、すべての破線を削除する
（3）破線で示された部分について限られている修正を行う
という3つの方法が考えられます。修正後の意匠は単一性の要件を満たす場合、同一の出願において2件以上の意匠を保護するように申請することもできます。これは、部分意匠である第1国出願の優先権を主張して中国で意匠出願を行う出願人にとって非常に有利であると思います。

権利範囲は、(1)<(3)<(2)になると思われます。

以上

2020.06.23

消極的構成要件について(US, EP, JP_消極・Negative）

消極的構成要件とは、「～を含まないことを特徴とする」など、クレーム記載において「ない」ことを特徴とする記載形式です。例えば、従来、処理液にフッ化水素酸を含むのが通常であったものが、他の安全な成分を追加して危険なフッ化水素酸を含まないような発明を表現するときに使います。

この場合、出願人側としては、引例としてないものを記載した引例は発見しにくいため有利となりますが、このような消極的構成要件を含む特許を無効にしたい場合は、逆に難しくなります。

このような特許を無効にしたいときは、下記の米国の判例が参考になります。

Int’l Bus. Machs. Corp. v. Iancu, No. 2018-1065 (Fed. Cir. Apr. 1, 2019).

WAG Acquisition, LLC v. WebPower, Inc., No. 2018-1617 (Fed. Cir. Aug. 26, 2019).

そのポイントは以下の通りです。
• 先行例文献にNegative claim limitation が記載されていないことを示すだけでは、Negative claim limitationが先行例文献で開示されていたという証明にはならない。
• しかし、先行例文献によるNegative claim limitation の開示は、明記（expressly）されていなくてもよく、暗示（impliedly）するものだったり、本質的な（inherently）ものであってもいい。
• 先行例文献において、Negative claim limitation は任意のものであったり、不必要なものであるという開示や示唆があった場合、その先行例文献によってNegative claim limitation の開示が証明できる。
• Negative claim limitation は任意のものであったり、不必要なものであるという判断は、先行例文献の開示内容によって判断される。
• 必要ではないが、先行例文献においてNegative claim limitationは必然的もしくは本質的なものであることを特許権者が示せれば、Negative claim limitationが先行例文献で開示されていないという反論ができる。

本コラム記事は、https://openlegalcommunity.com/negative-claim-limitation-prior-art/を参考にしました。

以上

 

 

 

2020.06.03

JP他_クレーム・特許請求の範囲・マーカッシュ

「a、b、cおよびdからなる群から選択された部村を・・・」というような形式を米国のマーカッシュさんが発案してクレームに表現したものがマーカッシュ形式という表現形式です。新しい表現形式を発案して、自らの名前がつけられるというのは何とも言えないクリエイティブなことですね。気を付けなければならないのは、「および」であって「または」ではないことです。日本語では、意識していないと、つい「または」と書いてしまいそうです。英語では、「～selected from A, B , C and D」、「one or more compounds selected from the group consisting  of A, B, C and D」、「a compound selected from the group consisting  of A, B, C ,  D and thereof」など種々の表現方法が可能です。

マーカッシュクレームは、化学発明を対象としたものですが、現在では化学発明以外の発明に対しても使用されています。
一方、択一的表現が認められないのは、その部分がその発明の特徴にかかわるところで、択一に選択することによリ、発明の作用、効果が変わってくるような場合といえます。このような場合、各部分ごとに別のクレームを起草せざるを得ません。この点に注意して、マーカッシュクレームを用いることが必要で、このことを意識してこの形式のクレームを作る必要があります。

脱線しますが、私も自分の名前が冠されるようなクレームをいつの日か作ってみたいと思います。例えば、Tamai’s Claimのような。

２０２０年６月３日 文責 玉井尚之

 

 

2020.06.02

US_面接-インタビュー

審査官との面接は、米国に限らず有効と思います。面接・インタビューによって審査官の心証を良い方向に仕向けることができるからです。心証を良くする効果は、発明内容の理解を促進することによって得られます。

多くの皆様は、米国の審査オフィスアクションで「なぜこんな引例を挙げるのか？」、「前にも説明しているのに理解してくれないのはなぜか？いじわる？」・・・と思われたことが多々あるのではないでしょうか？私もしかりです。しかし、最近、現地代理人に面接（電話インタビュー）をこまめにしてもらうことによって、そのような悩みから解放されました。

日本弁理士会の「Ｐａｔｅｎｔ」２０２０年４月号に、米国における面接・インタビューに関する面白い記事が掲載されていました。米国弁理士・弁護士の山田有美さんの「アメリカの審査官インタビュー実務」という表題の投稿論文です。ポイントは以下の通りです。

✓審査官も十人十色、✓審査官の仕事のサイクル（９月末が年度末）も考慮しよう、✓審査官も人間だもの（追い詰めない、良い雰囲気づくりに心がける）、✓スーパバイザー同席が良い結果を生む場合もあれば悪い結果を生む場合もあることに気をつけよう

発明の理解が難しい複雑な案件ほど面接・インタビューは有効です。これからも大いに活用をしていきたいと思っています。

２０２０年６月２日

 

 

2020.05.31

JP・EP_クレーム・請求の範囲・中間概念

中間処理における補正を考慮して、上位概念で記載したクレームを実施例の下位概念で補正をする前に、その中間の概念で補正できるように明細書に記載しておくことが重要です。
例えば、「本発明で用いる酸としては、無機酸、有機酸のいずれでもよく、無機酸としては塩酸、硫酸、硝酸等を使用でき、有機酸としてはギ酸、酢酸、安息香酸等を使用できる。」としておくと、拒絶の理由を回避するために、いきなり最下位の塩酸などの具体的酸に減縮する前に、「無機酸」または「有機酸」に減縮することによって、特許後の技術的範囲をできるだけ広くすることができます。

特に、ＥＰでは、このケースにおける「無機酸」や「有機酸」が明細書に明確に記載されていなければ、「無機酸」や「有機酸」に補正することは、中間上位概念化という新規事項追加と判断されてしまいますので要注意です。

2020.05.31

特許庁正門開門

令和２年５月２５日付で新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が全国的に
解除されたことを受け、４月１３日より閉鎖されていた特許庁正門が６月１日
より開門されることとなりました。

2020.05.17

欧州における用途発明のプラクティス（ＥＰ_用途発明）

欧州では、医薬分野を除けば、公知の物の新規用途の発見は、その物自体に新規性を付与するものとはならないとされています。欧州特許条約第５４条第５項は公知の物質又は組成物の第一医薬用途に関する物のクレームが許される特則です。第二医薬用途の発見はスイス型クレームにより新規性が認められます。医療分野以外における用途発明については、一般的に方法クレームと使用クレームの両方を認めています。一般的に、用途クレームは、化学発明（医薬を含む）で問題視されます。したがって、欧州特許出願では、新たな用途を発見しても物クレームでは、特許化は極めて難しいと考えておいたほうが無難です。

 

2020.05.17

中国における用途発明のプラクティス（CN_用途発明）

中国の審査プラクティス
中国においては、用途限定を含む製品（物）クレームは、当該用途限定が製品そのものに与える影響がいかなるものであるのかによって判断されます。よって、用途限定が、製品自体の構造や固有の特性に影響を与える場合には、その用途が新規性等の判断材料となります。
一方、用途限定が、製品そのものに影響を与えることなく、単に製品の用途や使い方を記述しているだけの場合には、当該用途は、新規性等の判断には役目を果たさしません。
審査指南は以下のように規定しています。
✓公知物の用途限定は、その当該用途には製品(物)の構造及び/又は組成上の変化を示すこととなるものは、その特徴を考慮し別の物として新規性がある(審査指南第二部第三章３．２．５用途限定)。
✓新しい用途は、公知となった製品の新規に発見された性質を利用し、かつ予測できない技術的効果を得ている場合、この用途発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し創造性を具備する(審査指南第二部第四章進歩性４．５)。
従って、中国における用途限定は、基本構成要件とはみなされず、製品そのものの構造に変化を与える場合は新規性の根拠とすることができ、予測できない技術的効果を得ている場合は進歩性の根拠とすることができます。
中国の審査基準はこのように複雑です。用途発明といっても、用途限定をすべて否定するものではなく、場合によっては考慮されるというのが現状です。ただし、判例によっても変化を受けますので、判例も調べておくことが必要です。

2020.05.17

はじめまして。

はじめまして。
はやぶさ特許事務所の弁理士　玉井　尚之と申します。
これから、勉学・研究したことをどんどんコラムに挙げたいと思っています。
日本の知財（特実意商）に限らず、外国の知財に関する情報もアップしていきたいと思っています。
皆様方のみならず自分自身に対しても検索しやすいような形にしたいと思っています。
「用途発明」に関するもので、日本であれば「JP_用途発明」、米国であれば「US_用途発明」のような表題として、国名を先頭に配して、内容を国名の後ろに持っていくようにします。
「医薬の用途発明に関する日本と欧州のプラクティスの相違」に関する研究であれば、「JP-EP_用途発明-医薬」という検索キーを表題に付するようにします。
このような表題を付するようにすることによって、例えば、EPの医薬に関する発明の拒絶理由通知に対応しなければならないときには、特許のコラムで、キーワードを「EP」または「用途」と入れることによって、HITした中に出てくるようにします。これらのデータベースを蓄積することによって、皆様方（私自身も含めて）の利用の便に供するようにいたします。国名は２文字アルファベット表記による国名コードを使用いたします。
利用しました著作物があれば末尾に記載します。